Контрактное производство товаров в Китае под собственным товарным знаком уже достаточно давно является одним из основных способов сотрудничества между китайскими производителями товаров и зарубежным бизнесом. При работе по схеме контрактного производства зарубежный заказчик находит в КНР подходящего производителя и размещает заказ на производство товаров под своим товарным знаком, а китайский производитель изготавливает товары с товарным знаком заказчика и полностью передает их заказчику для продажи за рубежом. Данная схема широко известна как «контрактное производство», «ОЕМ-производство», «OBM-производство» и «ODM-производство» и похожими названиями.
При этом зарубежный заказчик может столкнуться с проблемой существования в КНР тождественного или сходного товарного знака. Бывают случаи и недобросовестного присвоения товарного знака заказчика: если зарубежный заказчик не зарегистрировал свой товарный знак в КНР, его партнеры в Китае могут воспользоваться возможностью и зарегистрировать такой же товарный знак на свою компанию. Более того – они могут внести его в таможенный реестр прав на объекты интеллектуальной собственности и препятствовать экспорту из КНР продукции под данным товарным знаком, если зарубежный заказчик решит прекратить сотрудничество с прежним поставщиком.
Что в этом случае может сделать зарубежный предприниматель? Конечно, можно оспорить недобросовестную регистрацию своего товарного знака через суд. Но добиться отмены регистрации товарного знака в КНР удается не всегда. Поэтому одной из важнейших проблем контрактного производства в последние годы является вопрос о том, является ли контрактное производство под товарным знаком, зарегистрированным заказчиком за рубежом, нарушением прав на тождественный товарный знак, зарегистрированный в КНР другим лицом.
Если контрактное производство не составляет нарушения прав на товарный знак в КНР, зарубежный заказчик может размещать заказы в Китае на производство товаров под собственным товарным знаком и игнорировать требования лица, которое зарегистрировало такой же товарный знак в Китае. Если нарушение есть, то по закону зарубежный заказчик обязан сначала получить разрешение от китайского правообладателя на использование товарного знака в КНР. Иначе китайский правообладатель может обратиться в суд и добиться изъятия и уничтожения «контрафактных» товаров.
Судебная практика по спорам, связанным с контрактным производством
Законодательство КНР не содержит прямого ответа на вопрос о том, является ли контрактное производство под товарным знаком, зарегистрированным заказчиком за рубежом, нарушением прав на тождественный товарный знак, зарегистрированный в КНР другим лицом. Единообразной судебной практики по данному вопросу в КНР тоже нет.
Сначала китайские суды чаще всего признавали контрактное производство товаров в КНР нарушением прав. Например, в 2001 г. китайский суд признал испанскую компанию Cidesport SA (обладающую правами на товарный знак Nike в Испании) нарушившей права американской компании Nike International (обладатель прав на товарный знак Nike в США, КНР и многих других странах).
Cidesport SA в Испании обладает правами на использование товарного знака Nike по лицензии (сам товарный знак Nike в Испании зарегистрирован еще в 1928 г., за несколько десятилетий до создания американской компании Nike). Испанская компания размещала в Китае заказы на производство одежды под обозначением Nike для дальнейшей продажи в Испании. В остальных странах (в том числе и в КНР) компания не занималась продажей своей продукции.
Тем не менее, китайский суд посчитал испанскую компанию нарушившей права Nike International и обязал ее выплатить американской компании возмещение убытков в размере 300 тыс. юаней жэньминьби. Исходя из территориального принципа действия прав интеллектуальной собственности, китайский суд пришел к выводу, что права испанской компании подлежат судебной защите только в пределах той территории, на которую распространяется действие права на соответствующий товарный знак. Поскольку на территории КНР действует право на товарный знак Nike американской компании, в КНР судебной защите подлежат права американской компании, а не испанской.
Китайские суды еще несколько лет вставали на сторону организаций и физических лиц, которым принадлежат права на товарные знаки в КНР, признавали контрактное производство использованием товарного знака в КНР и, следовательно, нарушением исключительных прав на товарные знаки в Китае. Судебная практика начала меняться только в 2007-2008 гг., когда китайские суды задались вопросом: действительно ли контрактное производство является использованием товарного знака в КНР?
В 2007 г. шанхайский суд отказался признать размещение заказа в КНР на производство товаров под товарным знаком Jolida использованием товарного знака в КНР и как следствие – отказался признать производство товаров под данным товарным знаком нарушением прав компании, которой принадлежит товарный знак Jolida в Китае. В данном деле суд пришел к следующему выводу: основная функция товарного знака состоит в том, чтобы потребители могли отличить товары одного предпринимателя от остальных товаров, а сущность нарушения прав на товарный знак – в нарушении данной функции, которое ведет к введению в заблуждение потребителей.
В данном деле столкнулись интересы двух владельцев одного и того же товарного знака: американской компании Chattery International Inc. (зарегистрировавшей товарный знак Jolida в США), для которой в КНР производились товары, и китайской компании Shanghai Shenda Electronics Co., Ltd (бывший поставщик американской компании, зарегистрировавший товарный знак Jolida в Китае).
Поскольку товары по договору между американской компанией и китайским производителем полностью экспортировались в США и не поступали на китайский внутренний рынок, по мнению шанхайского суда: 1) китайские потребители не имели доступа к данным товарам и не могли быть введены в заблуждение; 2) обозначение, нанесенное на товары при их изготовлении, не обладает функциями товарного знака до тех пор, пока товары находятся на территории КНР.
Обозначение Jolida становится товарным знаком только в той стране, где произведенные товары поступают в оборот (здесь – США), а использование товарного знака осуществляется только на территории США американским заказчиком. Следовательно, действия китайского производителя по нанесению товарного знака на производимые по заказу товары не являются использованием товарного знака в КНР и не являются нарушением прав китайского правообладателя.
В 2011 г. суд в Шаньдуне пришел к аналогичному выводу. Использованием товарного знака может считаться только такое использование, которое направлено на реализацию товарным знаком своих функций. Основная же функция товарного знака (отличительная функция) может быть реализована только при поступлении товаров в коммерческий оборот; если товары не поступают в оборот, то нанесенное на товары обозначение товарного знака является «не более чем декоративным элементом».
Тем не менее, единой и последовательной судебной практики на уровне местных судов в КНР не сложилось. В 2000-2007 гг. суды чаще всего признавали контрактное производство нарушением прав на товарный знак в КНР и присуждали китайским правообладателям возмещение убытков, в 2007-2008 гг. – отказывали признавать контрактное производство нарушением прав, в 2009-2010 гг. – вновь перешли на сторону правообладателей, но начали ставить под сомнение обоснованность требований о возмещении убытков. В разных провинциях суды по-разному мотивировали свои решения. Окончательная точка была поставлена решением Верховного народного суда КНР по спорам о нарушении прав на товарный знак при контрактном производстве, которое появилось только в 2015 г.
Правовая позиция Верховного народного суда КНР
В 2014 г. до Верховного народного суда КНР дошел спор между гонконгской компанией Focker Security Products International Ltd и китайским производителем Pujiang Yahuan Locks Co., Ltd о нарушении в КНР исключительных прав на зарегистрированный товарный знак Pretul и графическое изображение.
Права на товарный знак Pretul в большинстве стран мира принадлежат мексиканской компании Truper Herramientas SA de CV, размещавшей заказы на производство своих товаров (замки) в Китае. В КНР тождественный товарный знак зарегистрирован гонконгской компанией Focker Security Products International Ltd. При экспорте очередной партии товара, изготовленной в КНР для мексиканской компании, гонконгская компания обратилась с иском в суд о нарушении своих прав на товарный знак к китайскому производителю.
Суды первой и второй инстанции посчитали права гонконгской компании нарушенными. Верховный народный суд КНР отменил решения, ранее принятые нижестоящими судами, и вынес решение в пользу китайского производителя.
По мнению высшей судебной инстанции, основной функцией товарного знака является отличительная. Закон КНР «О товарных знаках» защищает в основном способность товарного знака отделить товары одного предпринимателя от остальных товаров. Следовательно, нарушение прав на товарный знак возникает только в том случае, когда нарушаются функции товарного знака и в первую очередь именно отличительная функция. Если обозначение товарного знака на территории КНР не обладает функциями товарного знака, то нарушение отсутствует, а тождественность обозначения на товаре с зарегистрированным в КНР товарным знаком не имеет значения.
В данном деле китайский производитель в соответствии с требованиями заказчика (мексиканской компании) изготовил товары под товарным знаком Pretul. Данные товары полностью экспортировались в Мексику и не поступали на китайский рынок. Следовательно, использованные на товарах и на упаковке товаров обозначения в пределах КНР не обладают функциями товарного знака, а возможность смешения товаров, изготовленных для зарубежного заказчика, с товарами, производимыми гонконгской компанией, и введения в заблуждение китайских потребителей отсутствуют.
Действия же китайского производителя по нанесению товарного знака на товары и упаковку следует признать созданием условий для использования данного товарного знака мексиканской компанией на территории Мексики. Данные действия осуществлялись с разрешения и по поручению зарубежного правообладателя, не вели к возникновению у нанесенных на товар и упаковку обозначений отличительной функции в КНР, следовательно, обозначения на товаре и упаковке по смыслу Закона КНР «О товарных знаках» не обладают свойствами товарных знаков, а их нанесение на товары и упаковку – не является использованием товарных знаков.
Решение по спору о нарушении прав на товарный знак Pretul – первое решение Верховного народного суда КНР, вынесенное по спору о нарушении исключительных прав на зарегистрированный товарный знак в КНР при организации контрактного производства в КНР. Для рассмотрения аналогичных дел в будущем Верховный народный суд КНР вывел четыре основных критерия, по которым необходимо определять наличие нарушения прав на товарный знак при контрактном производстве: 1) место реализации произведенной продукции — экспортируются ли произведенные товары полностью за рубеж или нет; 2) наличие прав на товарный знак у заказчика за рубежом – обладает ли зарубежный заказчик правами на товарный знак, под которым производятся товары, за рубежом или нет; 3) выполнение китайским производителем обязанности по проверке наличия прав у зарубежного заказчика – удостоверился ли китайский производитель в наличии у зарубежного заказчика прав на товарный знак, под которым производятся товары, или нет; 4) наличие у китайского производителя разрешения на изготовление товаров под товарным знаком – получил ли китайский производитель разрешение от зарубежного заказчика на изготовление товаров под товарным знаком, зарегистрированным за рубежом. При соблюдении этих условий контрактное производство не будет нарушать права китайских правообладателей, которым принадлежат в КНР тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки.
Заключение
Последнее решение Верховного народного суда КНР имеет особую ценность для предпринимателей, которые столкнулись с недобросовестной регистрацией товарных знаков в КНР китайскими партнерами. Теперь они могут размещать заказы в КНР на изготовление продукции под собственным товарным знаком несмотря на то, что в КНР права на тождественный или сходный товарный знак принадлежат другому лицу. Раньше это было достаточно рискованно и непредсказуемо в случае обращения китайского правообладателя в суд.
При этом важность приобретает соблюдение основных критериев, сформулированных Верховным народным судом КНР: они должны быть прописаны в договоре на размещение заказа на производство в КНР, заключаемым с китайским производителем. Соблюдение данных критериев должно быть подтверждено документально.
Но как и прежде, лучше всего зарегистрировать товарный знак до начала ведения бизнеса, связанного с Китаем. Регистрация товарного знака – не очень сложное и затратное действие, которое предотвратит множество проблем в будущем.
